商標(biāo)許可使用合同單方解除后,還能繼續(xù)銷售商品嗎?
文\張凱
北京岳成律師事務(wù)所上海分所律師助理
一、提出問題
合同履行過程中,如果符合約定或法定的解除條件,當(dāng)事人可以以通知的方式單方解除合同,對方當(dāng)事人可以在收到解除通知后提出異議。那么在收到解除商標(biāo)許可使用合同通知之日至法院或仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)是否解除之日的爭議期內(nèi),提出異議的一方還能繼續(xù)銷售附有原授權(quán)商標(biāo)的商品嗎?
二、典型案例
【案例來源】(2013)滬二中民五(知)初字第69號
【案情簡介】
D公司是“NOX-RUST”注冊商標(biāo)的專用權(quán)人,P公司系“NOX-RUST”注冊商標(biāo)及其相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)在中國地區(qū)的唯一被許可使用人。后,P公司與S公司簽訂《防銹油劑技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》,P公司授權(quán)S公司使用“NOX-RUST”注冊商標(biāo)及相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)、銷售防銹油劑產(chǎn)品。D公司同意并確認(rèn)了P公司向S公司的上述“NOX-RUST”注冊商標(biāo)的再許可。
但自2008年開始,S公司有違約行為,故P公司于2008年12月10日發(fā)函通知S公司,雙方之間的《防銹油劑技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》于2009年1月31日解除。之后,D公司、P公司先后登報聲明,明確禁止S公司使用“NOX-RUST”注冊商標(biāo)。但S公司在2009年1月31日之后仍在生產(chǎn)、銷售過程中使用“NOX-RUST”注冊商標(biāo)。
2012年6月20日,中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會作出裁決,確認(rèn)P公司和S公司之間的《防銹油劑技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》于2009年1月31日解除。
D公司和P公司遂訴至法院,認(rèn)為在雙方的《防銹油劑技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》解除后,S公司仍繼續(xù)在生產(chǎn)、銷售、宣傳其防銹油劑的產(chǎn)品過程中,使用“NOX-RUST”注冊商標(biāo),侵害了兩原告對“NOX-RUST”注冊商標(biāo)享有的合法權(quán)利。
【法院觀點】
法院認(rèn)為,國貿(mào)仲裁委在《裁決書》已經(jīng)確認(rèn),P公司和S公司之間的《防銹油劑技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》已于2009年1月31日依法解除。故自2009年2月1日起,S公司在防銹油、防銹蠟等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、宣傳等商業(yè)活動中使用“NOX-RUST”商標(biāo)的行為,未經(jīng)兩原告許可,屬于侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。S公司關(guān)于自2009年1月31日至2012年6月28日期間,P公司和S公司之間的《防銹油劑技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》屬于效力待定狀態(tài),在上述期間內(nèi)S公司使用“NOX-RUST”注冊商標(biāo)的行為不構(gòu)成對兩原告享有的“NOX-RUST”注冊商標(biāo)合法權(quán)利侵害的辯稱意見,依法無據(jù),本院不予采信。S公司應(yīng)就其上述侵權(quán)行為,承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
三、律師分析
第一,在收到解除合同通知之日至法院或仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)是否解除之日的爭議期內(nèi),合同是否為效力待定的合同?
在合同的履行過程中,一方當(dāng)事人單方解除合同時,另一方當(dāng)事人可以在收到解除通知后提出異議。但對解除合同提出異議,并不影響合同的效力,如果法院或仲裁機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)合同應(yīng)當(dāng)解除,那么合同解除的效力溯及至解除通知到達(dá)對方當(dāng)事人時,爭議期內(nèi)合同已經(jīng)依法解除;如果法院或仲裁機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)合同不應(yīng)解除,那么合同在爭議期內(nèi)屬于有效合同。當(dāng)事人對解除合同提出異議并不會使合同在爭議期內(nèi)成為效力待定合同。
第二,商標(biāo)許可使用合同依法解除之后,被許可人還能繼續(xù)銷售附有原授權(quán)商標(biāo)的商品嗎?
對此,首先應(yīng)當(dāng)區(qū)分被許可人銷售商品是銷售新生產(chǎn)的商品還是銷售庫存商品。
如果是銷售新生產(chǎn)的商品,則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。由于商品生產(chǎn)過程中必然涉及貼附權(quán)利人商標(biāo)的行為,因此,生產(chǎn)過程中使用商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)法所稱的商標(biāo)使用。商標(biāo)許可使用合同依法解除之后,被許可人已無權(quán)使用商標(biāo),因此銷售新生產(chǎn)的商品,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
如果銷售的是合同依法解除之前已經(jīng)生產(chǎn)好的庫存商品,則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
首先,從商標(biāo)權(quán)權(quán)利用盡原則來看,商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止被許可人繼續(xù)銷售庫存商品。在商標(biāo)許可使用合同有效期間內(nèi),商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)授權(quán)被許可人在一定時間內(nèi)使用權(quán)利人的商標(biāo),這種授權(quán)同時包括允許被許可人生產(chǎn)的商品通過銷售進(jìn)入市場。因此,在商標(biāo)許可使用合同有效期間內(nèi)生產(chǎn)的商品是經(jīng)過合法授權(quán)的商品,商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止被許可人銷售合法授權(quán)的商品。
其次,從知識產(chǎn)權(quán)利益平衡理論來看,繼續(xù)銷售庫存商品不會損害商標(biāo)權(quán)人和消費者的利益。對于商標(biāo)權(quán)人而言,其已經(jīng)基于商標(biāo)許可使用合同獲得商標(biāo)使用許可費,合同依法解除后,被許可人銷售庫存商品不會對商標(biāo)權(quán)人的利益造成影響。對于消費者而言,銷售的庫存商品是在商標(biāo)許可合同有效期內(nèi)生產(chǎn),其質(zhì)量已經(jīng)受到商標(biāo)權(quán)人的監(jiān)督,消費者不會因為商品質(zhì)量問題而受到損失。對于被許可人而言,其生產(chǎn)庫存商品的過程中已經(jīng)投入大量的人力、物力、財力資源,如果不允許其銷售庫存商品,無疑是對社會資源的一種浪費。因此,被許可人繼續(xù)銷售庫存商品是合理的,是一種減少自我損失的自助行為。
四、實務(wù)建議
在商標(biāo)使用許可期限屆滿后,被許可人是否可以繼續(xù)銷售其在許可期限內(nèi)生產(chǎn)的庫存商品,現(xiàn)行法律并未作出明確的規(guī)定,發(fā)生糾紛時需要法院進(jìn)行法律解釋,運用利益衡量的科學(xué)方法,綜合平衡各方面的利益關(guān)系酌情判斷。
為避免法官行使自由裁量權(quán)造成被許可人的損失,筆者建議作為被許可人,可以在商標(biāo)使用許可合同中增加“合同解除后,被許可人有權(quán)繼續(xù)銷售在許可期限內(nèi)生產(chǎn)的庫存商品”這樣的條款,從合同的角度為維護(hù)自己的權(quán)益增加一道保護(hù)屏障。